Una Corte Federale rigetta la causa di Roku contro Access Advance e rifiuta di fissare il prezzo globale del gruppo di brevetti

Access Advance LLC oggi annuncia che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti competente per il Distretto del Massachusetts ha respinto una causa intentata da Roku Inc., che chiedeva alla Corte di fissare una percentuale equa, ragionevole e non discriminatoria (FRAND) globale per il gruppo di brevetti HEVC Advance. Il giudice, Richard G. Stearns, ha stabilito che la sua Corte "non dispone della giurisdizione per determinare" una percentuale FRAND globale sulle royalty, e ha osservato che i "brevetti statunitensi costituiscono solo una frazione di un portafoglio più ampio". La Corte ha concluso anche che il suo "parere sul tasso appropriato di royalty avrebbe avuto un carattere meramente consultivo", evenienza vietata dalla legge statunitense.

La Corte consolida i limiti all'intervento giudiziario

Nel mese di dicembre del 2024 Roku ha citato in giudizio Access Advance LLC, congiuntamente ai licenziatari del gruppo di brevetti, Dolby Laboratories Inc. e Sun Patent Trust, nel Distretto del Massachusetts, richiedendo di accertare a livello giudiziale se una qualsiasi delle numerose offerte proposte dagli imputati a Roku relativamente a tre licenze separate per portafogli globali di brevetti - incluso il gruppo di brevetti HEVC Advance, che comprende oltre 27.500 brevetti di proprietà di decine di terzi che non costituiscono parti in causa nel contenzioso e concessi in 117 paesi e territori diversi - rientrasse nella definizione FRAND e, in caso contrario, di stabilire una percentuale FRAND internazionale. Il reclamo di Roku nel Massachusetts ha sollevato questioni già pendenti da mesi in tre cause riguardanti i medesimi licenziatari dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti ("UPC") europeo in Germania. Con la richiesta di un secondo parere alla Corte Federale del Massachusetts, Roku ha tentato di eludere la decisione dell'UPC sulla stessa materia, di affrontare le medesime controversie, o controversie simili, in più sedi legali e di ottenere un parere relativamente ai termini della licenza dalla Corte Federale del Massachusetts.

Nella sentenza di archiviazione della causa, il giudice Stearns ha stabilito che la Corte non dispone della giurisdizione per stabilire una percentuale FRAND globale, come richiesto da Roku. L'archiviazione inoltre preclude di fatto qualsiasi conflitto tra la causa del Massachusetts e le azioni UPC già in corso di svolgimento in Europa.

Le implicazioni strategiche per il settore

Il rigetto da parte della Corte segnala ai potenziali licenziatari che lo stato di diritto è importante e che il contenzioso non è uno strumento per evitare le trattative in buona fede sulle licenze; rafforza il concetto che i brevetti hanno carattere territoriale e che i tribunali statunitensi non possono essere utilizzati come strumento per fissare unilateralmente le royalty FRAND globali per brevetti detenuti da terzi, in sostituzione delle trattative.

"È una sentenza importante che conferma quanto sappiamo da tempo sulle complessità delle licenze globali in materia di brevetti", ha dichiarato John Kinton, responsabile dell'ufficio legale di Access Advance. "Valutiamo positivamente l'attenta valutazione da parte della corte dei problemi di giurisdizione generati dalla valutazione di portafogli di brevetti che coprono oltre cento paesi e coinvolgono decine di titolari di brevetti che non costituiscono parti in causa".

La sentenza Roku rispecchia le decisioni prese a tutt'oggi nel quadro del contenzioso in corso nel Regno Unito, dove Tesla impugna la conferma, da parte della Corte d'appello britannica, della decisione presa dalla Corte dei brevetti del Regno Unito rispetto al tentativo di Tesla di ottenere tariffe FRAND globali per il gruppo di brevetti Avanci, che non detiene alcun brevetto nel Regno Unito.

Questa sentenza si somma a un crescente numero di casi in cui i tribunali nazionali sono riluttanti a stabilire tariffe FRAND globali in assenza di accordi tra le parti. Secondo le previsioni, questo dovrebbe confermare la stabilità degli standard in materia di licenze di brevetti essenziali e promuovere la partecipazione in buona fede alle trattative per i gruppi di licenze SEP.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è un amministratore indipendente di licenze fondato per guidare lo sviluppo, l'amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti per la concessione di brevetti essenziali sulle principali tecnologie di codifica-decodifica (codec) video. Access Advance fornisce un meccanismo trasparente ed efficiente di concessione di licenze sia per i titolari, sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il gruppo di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 27.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC, e il gruppo di brevetti VVC Advance in materia di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L'accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei un unico quadro tariffario relativo a royalty scontate, pensato per licenziatari partecipanti sia al gruppo HEVC Advance, sia al gruppo VVC Advance. Access Advance offre il gruppo VDP, una soluzione completa in materia di licenze pensata per i servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulterio informazioni visitare il sito: www.accessadvance.com .

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